지적재산권을 대상으로 하는 국제거래는 해를 거듭할수록 그 규모가 커지고 있다. 거래형태는 라이센스 계약이나 양도계약이 될 수 있고 때로는 그보더 더 복잡하면서도 포괄적인 방식의 거래가 될 수도 있다. 어떤 경우에도 계약을 체결하기 전에 거래 대상이 되는 지적재산권의 유효성과 효력 범위를 확인하는 것이 중요하다. 특허에 대해서는 한국에서는 특허청에 등록되어 있기 때문에 유효성 확인 문제는 저작권 등 다른 지적재산권에 비해 단순하게 보여질 수도 있다. 하지만 등록이 특허의 유효성을 보장하지는 않는다. 후일 제3자가 특허 등록에 이의를 제기할 수 있으며 법원의 결정에 의해서 무효가 될 수도 있기 때문이다.
예를 들어 특허 라이센스 계약을 체결한 뒤 특허가 무효가 되면 어떻게 되는가? 한국의 특허법에는 특허 무효 결정이 확정될 경우 특허는 아예 처음부터 존재하지 않은 것으로 간주한다는 규정이 있다. 그렇다면, 라이센시가 그전에 지불한 로열티는 어떻게 되는가? 특허가 무효가 되었으니 로열티 지급을 거부하고 예전에 지급된 로열티의 반환까지 청구할 수 있는가? 미국에 사업체를 운영하는 A씨는 한국기업 B가 보유하는 특허권에 대한 라이센스 계약을 체결하였는데 나중에 특허권이 무효가 되면서 B기업과의 계약 처리를 놓고 갈등을 빚었는데 의외로 이런 경우가 자주 발생하는 것 같다. 이와 비슷한 경우가 문제된 사건에서 한국의 대법원은 이를 부인했다.
한국의 대법원에서 문제된 사건의 사실관계를 보자. 원고와 피고는 원고가 보유하는 한국의 특허권에 관하여 피고에게 비독점적 라이센스를 주고, 피고는 원고에게 로열티를 지불하기로 합의하였다. 피고는 계약기간 중반 무렵부터 로열티를 지불하지 않았다. 원고는 계약을 해지하고 미지급 로열티를 받기 위해 소송을 냈다. 그런데 소송 도중에 제3자가 제기한 또 다른 소송을 통해 원고의 특허는 무효가 되어버렸다. 그러자 피고는 특허 라이센스 계약의 목적, 즉 특허가 처음부터 존재하지 않았기 때문에 특허 라이센스 계약도 원시적으로 무효가 되고 로열티도 지불할 의무가 없다고 항변하였다.
대법원은 피고의 주장을 일축했다. 한국의 최고 법원은 특허의 유효성과 특허 라이센스 계약의 유효성은 별개의 문제라는 입장을 밝혔다. 특허 라이센스 계약을 체결함으로써 최소한 특허의 무효가 최종적으로 확정될 때까지 라이센스권자는 특허를 사용하는 것이 허용되는 반면 제3자는 특허의 배타성에 따라 특허 사용이 불가능하다. 따라서 대법원은 특허가 나중에 무효가 되더라도 특허 라이센스 계약이 원천적으로 무효가 되는 것은 아니라고 보았다. 특허의 무효가 확정되면 그떄부터 무효가 된다는 것이다. 법원은 이러한 논리를 근거로 특허가 최종적으로 무효가 되는 시점까지의 로열티는 지불할 의무가 있다고 판결했다.
이 판결은 특허가 후일 예기치 않게 무효가 되었을 때 한국 법원이 특허법을 어떻게 해석하고 적용하는지 보여준 사례이다. 미국의 법원도 비슷한 입장에 서 있다. 이러한 불확실성을 해소하고 최소화하기 위해서는 특허 및 지적재산권 라이센스 계약을 체결하기 전에 법적 위험을 점검하는 실사를 하는 것이 바람직하다. 한국 기업과 거래하는 경우라면 지적 재산권의 유효성과 효력 범위, 그 소유 귀속 관계의 확인은 한국 변호사가 다루어야 할 주요 사항이 될 것이다. 물론 한국 법원에의 제소와 판결에 의해 계약 상대방인 한국 회사와의 분쟁을 해결할 수도 있겠지만, 이것을 미연에 방지하기 위하여 계약서상에도 안정 장치를 강구하는 것이 좋다. 예를 들어, 라이센스의 목적이 된 지적재산권이 사후적으로 무효가 되는 경우 이전에 지급된 로열티를 어떻게 처리할 것인지를 미리 규정하는 것 등이 하나의 방법이다.
상기 내용 기타 한국법과 관련하여 질문이 있으시거나 정원일 변호사와의 현지 면담을 원하시는 교포분과 기업은 여기로 연락주시기 바랍니다. 정원일 변호사는 미국, 캐나다, 일본 등을 방문하며 교포분들을 대상으로 한국법과 관련된 법률서비스를 제공하고 있습니다.
© 2019 정원일 변호사. All rights reserved.
G Y O P O L A W 